Cessione e licenza di brevetto

di lettura
L'impresa ha tre opzioni per ottenere una tecnologia. Può infatti realizzarla in proprio, farla realizzare da terzi per proprio conto su commissione oppure acquisirla da terzi. Esaminiamo questa terza ipotesi.

La produzione in proprio di una tecnologia può avvenire secondo due principali modalità:

  • mediante una specifica attività interna di ricerca e sviluppo (Research & Development)
  • traendo continui insegnamenti tecnici dall'attività produttiva quotidiana (Learning by doing).

La realizzazione su commissione di tecnologie avviene anch'essa secondo due principali modalità:

  • tramite i contratti di progettazione e design
  • mediante la fabbricazione di prodotti da parte di subfornitori.

L'acquisizione di tecnologie da terzi può avvenire mediante la stipulazione di contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate o tecnologie non brevettate (contratti di Know-how). Nell'ambito dei contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate, si possono distinguere i:

  • contratti di cessione di brevetto
  • i contratti di licenza di brevetto.

La distinzione consiste sostanzialmente in questo:

  • con il contratto di cessione di brevetto, il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un prezzo
  • con il contratto di licenza di brevetto, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità.

In entrambi i casi, sia quando si acquista un brevetto (cessione) sia quando lo si riceve in godimento (licenza), prima di stipulare il contratto è opportuno che l'impresa ricevente effettui una verifica in merito allo stato del brevetto.

Questa verifica è particolarmente importante soprattutto nel caso di contratti di acquisto di brevetti. Anche per i contratti di licenza di brevetto tale verifica è importante sia nell'ipotesi di tecnologie brevettate che in quella di tecnologie non brevettate.

Le ragioni sono sostanzialmente le stesse che consigliano di effettuare un controllo dello stato giuridico di un immobile quando si intende acquistarlo, piuttosto che riceverlo in locazione.
Infatti, non diversamente dal caso dell'acquisto di un immobile, si tratta di controllare che non esistano diritti anteriori di terzi che possano limitarne le possibilità di sfruttamento.P

Principali tipi di verifica

Verificare se la tecnologia è coperta da uno o da più brevetti dello stesso concedente, e assicurarsi che il contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi brevetti e non solo una parte di essi. Questo controllo può essere effettuato mediante ricerca per titolare su una banca dati brevettuale.

Verificare che il concedente sia titolare di brevetti in ciascuno dei Paesi di proprio interesse nel caso di contratti che abbiano per riferimento un territorio non limitato al nostro Paese.

Effettuare una ricerca, sempre su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire.

Esaminare la validità del brevetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva, e in particolare verificare che la soluzione tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta da eventuali pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato, da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via.

Domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettivamente protette dal brevetto, verificando l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute nel documento brevettuale.

Claudio Costa
 

Contrattualistica
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Franchising internazionale "immateriale": strategia digitale per le partnership commerciali
Progettare il piano di internazionalizzazione dell’insegna significa rendere performante il modello di business non solo per la singola unità di vendita, ma forse ancora di più per il partner commerciale, che avrà la responsabilità di avviarne alcune e/o di sviluppare il nuovo mercato.
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Giurisprudenza inglese in tema liquidated damages: questioni ricorrenti e nuove criticità
Il tema dei liquidated damages nei contratti internazionali continua a essere oggetto di accesi contenziosi e decisioni rilevanti rese dalle corti inglesi e in altri sistemi di common law.
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Supply chain e obblighi di due diligence: nuova proposta di direttiva in materia di sostenibilità
Il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la proposta di Direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Arabia Saudita: agenzia commerciale, distribuzione e franchising
Un'azienda straniera non ha bisogno di creare una presenza stabile in Arabia Saudita allorché le sue merci sono importate per la vendita o la rivendita attraverso un distributore, un agente commerciale, o a seguito di un contratto di franchising.
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
Contratto con mezzi elettronici: attenzione alla terminologia da adottare sul pulsante di inoltro dell’ordine
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, si è espressa circa l’importanza dell’espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore.
Imposizione  unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Imposizione unilaterale di aumenti di prezzo e ritardi nelle consegne dei fornitori: rinegoziare le clausole contrattuali
Le problematiche concernenti i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori italiani o esteri determina, a cascata, problemi per le aziende che non riescono ad assemblare i propri impianti e a consegnare in base a contratti già stipulati, determinando problematiche che possono sfociare nell’applicazione di penali o nella risoluzione del contratto di vendita col cliente finale.
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Nuovo Regolamento sulle intese verticali: cosa cambia per l’e-commerce?
Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sulle intese verticali n. 2022/720 che sostituisce il Regolamento 2010/330 e le nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali.
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale
La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980 (Convenzione di Vienna).
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Digital Services Act: proposta di Regolamento EU sui servizi digitali
Il 23 aprile il parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno raggiunto un accordo sul testo della proposta di Regolamento UE sui servizi digitali, il Digital Services Act (DSA).
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare
Con D.lgs. dell’8 novembre 2021 n. 198 è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che ha abrogato l’art.