Secondo la legge sui marchi in vigore in Arabia Saudita dal 27 settembre 2016, un marchio può essere qualsiasi cosa che assuma una forma distintiva, come nomi, parole, firme, lettere, simboli, numeri, titoli, timbri, disegni, immagini, iscrizioni, imballaggi, elementi figurativi, forme o colori, gruppi di colori o loro combinazioni, o qualsiasi segno o gruppo di segni utilizzati o destinati a essere utilizzati per distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dai prodotti o dai servizi di un'altra impresa o destinati a identificare un servizio, o come marchio di certificazione in relazione a prodotti o servizi. Per la prima volta nella storia del diritto dei marchi saudita, un marchio sonoro o un marchio olfattivo possono essere registrati come marchi.
E’ consigliabile valutare la registrazione in lingua araba per garantire una maggiore comprensione da parte del pubblico locale.
Secondo il nuovo sistema di deposito online, in Arabia Saudita i prodotti e i servizi possono essere selezionati solo da un elenco predefinito nel sistema. L'elenco comprende i prodotti/servizi dettagliati di ciascuna classe, come indicato nella Decima Edizione della Classificazione di Nizza.
Il richiedente può selezionare l'intero titolo della classe o dall'elenco. In alternativa, il richiedente può anche selezionare il titolo della classe insieme ai singoli prodotti/servizi dall'elenco. Tuttavia, quando viene selezionato il titolo di una classe, deve essere selezionato l'intero titolo della classe; parti del titolo della classe non sono accettabili.
E’ vietato registrare un marchio per alcuni prodotti e servizi nelle Classi di Nizza nn. 29 (carne di maiale), 32 (birre), 33 (alcolici) e 35 (servizi di vendita dei prodotti vietati).
L’Ufficio effettua un controllo sulla novità del marchio. È prevista la possibilità di opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel relativo bollettino. La registrazione del marchio è valida per 10 anni (secondo il Calendario Islamico, ossia circa 9 anni e 8 mesi) dalla data di deposito. Il rinnovo si effettua ogni 10 anni. Il marchio deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione.
Secondo la legge saudita sui marchi, i marchi noti a livello internazionale sono tutelati anche se non sono registrati. I tribunali sauditi hanno riconosciuto in molti casi la protezione di marchi noti non registrati. La notorietà del marchio può essere stabilita presentando registrazioni internazionali, registrazioni in Arabia Saudita, dati di vendita in Arabia Saudita e prove di pubblicità e promozioni in Arabia Saudita.
L'Arabia Saudita è membro della Convenzione di Parigi e accetta le priorità della domanda della Convenzione. Ad oggi la registrazione del marchio in Arabia Saudita non può essere effettuata tramite il deposito di una domanda di registrazione del marchio internazionale.
L’Arabia Saudita, infatti, non ha aderito agli accordi di Madrid, e, pertanto, la registrazione del marchio in Arabia Saudita è possibile soltanto attraverso il deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale, presso il Ministero del Commercio e degli Investimenti saudita (MCI).
Vi è anche un iter burocratico abbastanza complesso da seguire: prima di procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio sarà necessario firmare e presentare una procura, cd. POA (valida per un periodo di soli 5 anni), che autorizzi un agente locale a rappresentare il titolare del marchio davanti all’ufficio del registro dei marchi dell’Arabia Saudita. Tale procura, assieme alla Visura Camerale societaria, dovranno essere obbligatoriamente tradotte in inglese e legalizzate presso un Consolato dell’Arabia Saudita in Italia.
Prossimamente saranno superate le difficoltà legate a tali obblighi burocratici, grazie al fatto che l’Arabia Saudita ha recentemente aderito alla Convenzione dell’Aja emanando il regio decreto M/40 del 26/05/1443 H per trasformare la Convenzione in diritto interno.
Le procedure formali per rendere la Convenzione un obbligo internazionale sono ancora in corso e dovrebbero essere completate nei prossimi mesi. Pertanto, sarà possibile evitare la “legalizzazione consolare” dei documenti necessari per il deposito del marchio in Arabia Saudita, e si potrà sostituire il procedimento di “legalizzazione” con l’apposizione dell’apostille.
Stefano Meani