Patent box: IP agevolabile e beneficiari

Si tratta di un meccanismo di detassazione che, agendo non solo sulla leva dei costi, ma anche su quella dei ricavi, si propone di incentivare sia l’allocazione di attività di ricerca e sviluppo sia gli investimenti sulla creazione e sviluppo di asset immateriali, scoraggiando, al contempo, manovre elusive attraverso lo spostamento dei beni immateriali in Paesi che offrano condizioni fiscali più vantaggiose.

Le misure previste nel Patent Box sono cumulabili al credito di imposta sulle attività di ricerca e sviluppo e al c.d. “ACE” (Aiuto alla crescita Economica). Rammentiamo che il credito d’imposta, a differenza del Patent Box, non è rinnovabile.

In virtù dell’intervenuta emanazione dei decreti attuativi (decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015 n. 33 e DM 30 luglio 2015) è ora possibile fornire le prime indicazioni di natura applicativa.

A questo proposito assumono rilievo decisivo anche le raccomandazioni e le linee guida elaborate dall’OCSE nell’ambito del c.d. “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” e, in particolare, nell’Accordo “Action 5 on Modified Nexus Approach for IP regimes”. Quest’ultimo documento specifica le condizioni alle quali gli Stati devono attenersi nella concessione delle agevolazioni, valorizzando nella misura massima il collegamento tra investimenti in R&S e detrazione fiscale. Come vedremo l’applicazione del c.d. nexus approach avrà un impatto determinante nel settore dei marchi di impresa e imporrà al legislatore italiano di “ricalibrare”, riducendole, le attuali agevolazioni.

Anche per questa ragione è importante sfruttare appieno e con tempestività le opportunità offerte dal Patent Box che, nella sua versione attuale, come giustamente osservato da più parti, dovrebbe essere ribattezzato come “IP Box”, proprio a sottolineare la natura ampia e (quasi) omnicomprensiva degli asset IP idonei a garantire l’accesso all’agevolazione.

In considerazione dell’ampiezza del tema tratteremo nella newsletter odierna gli aspetti relativi ai redditi deducibili e ai soggetti interessati dalle agevolazioni, riservando alla prossima uscita il tema delle modalità di applicazione e ai metodi di calcolo delle detrazioni.

A cosa si applica

La Legge di Stabilità ammette alla detrazione fiscale i redditi scaturenti da:

• Software proteggibili con il diritto d’autore;
• brevetti per invenzione industriale, concessi o in corso di concessione, invenzioni biotecnologiche e certificati complementari di protezione;
• brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie e semiconduttori;
• modelli di utilità;
• disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (c.d. know how aziendale);
• marchi di impresa registrati o in corso di registrazione.

L’art. 6 del DM chiarisce che i beni immateriali, uniti da vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto/processo, si considerano come un unico bene immateriale. Si pensi, a questo riguardo, al settore IT per le componenti hardware oppure al settore automobilistico, laddove un solo modello di prodotto può incorporare diversi brevetti.

Al fine di predisporre policy aziendali utili ad implementare le agevolazioni fiscali si suggerisce di:

• predisporre una descrizione delle attività di R&S dell’Azienda e/o del Gruppo, sia con riguardo alle attività In-House, sia con riguardo alle attività in outsourcing;
• identificare e descrivere gli asset eleggibili alle agevolazioni fiscali;
• individuare il titolo giuridico in base al quale i singoli asset sono utilizzati dall’Azienda (titolarità/licenza);
• individuare e catalogare i redditi rinvenienti da IP agevolabile (avendo cura di individuare e descrivere il rapporto tra Portfolio IP e prodotto), così come i costi di R&S.

In attesa delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, le questioni più rilevanti relative all’individuazione degli asset agevolabili riguardano i marchi e il know how aziendale e possono essere sintetizzate come di seguito.

Marchi di impresa: il problema del c.d. “nexus approach”

A differenza di quasi tutte le altre legislazioni europee (con l’eccezione di Lussemburgo e Ungheria), il Patent Box italiano dà accesso agli sgravi fiscali anche per i marchi.

Tuttavia è bene sottolineare che l’agevolazione prevista dalla nostra legge per i marchi non è in linea con le Raccomandazioni OCSE, in particolare con il sopra menzionato principio del c.d. modified nexus approach, in base al quale la detrazione fiscale è giustificata, se ed in quanto, esista una stretta correlazione tra reddito agevolabile e attività di R&S. Poiché è verosimile che anche la nostra normativa si adegui a dette raccomandazioni, le agevolazioni fiscali sui marchi dovrebbero essere eliminate a partire dalla prossima legge di Stabilità 2016. Questo significa che in relazione ai marchi di impresa è senz’altro raccomandabile predisporsi ad esercitare l’opzione entro il 30 giugno 2016. La validità dell’opzione sarà comunque quinquennale, ma non rinnovabile come per gli altri intangibili.

Know How: come accedere alle agevolazioni senza compromettere la segretezza

Per quanto riguarda le informazioni segrete costituenti il c.d. know how l’accesso alle misure agevolative è subordinato alla sussistenza del requisito della c.d. “proteggibilità” che andrà quindi riferito ai criteri individuativi previsti dal codice della proprietà industriale (art. 98 CPI). Sul punto occorrerà quindi comprendere quale sarà il criterio orientatore che verrà adottato dall’Agenzia delle Entrate per individuare e distinguere ciò che è know how giuridicamente tutelabile, dalle informazioni aziendali che, invece, non possono rivestire tale qualità.

In sede di applicazione del Patent Box una criticità risiede nella necessità di divulgare, ai fini delle verifiche fiscali o delle procedure di ruling con l’Agenzia delle Entrate, informazioni aziendali che hanno un valore solo in quanto conservino, nel modo più rigoroso, la loro segretezza. Vi è poi un tema più generale che riguarda l’identificazione stessa del know how, in particolare allorché lo stesso sia il frutto, come spesso accade, di un insieme di conoscenze ed esperienze di dipendenti o collaboratori dell’impresa, non necessariamente riconducibili ad un supporto documentale che, seppure riservato, possa rendere verificabile con una certa immediatezza.

Per accedere all’agevolazione fiscale, che a partire dal 2016 potrebbe essere limitata alle PMI e condizionata al rilascio di apposita certificazione, si suggerisce pertanto di:

• descrivere e rendere disponibili le policy aziendali implementate nei processi di Ricerca e Sviluppo con specifico riguardo alle misure adottate per garantire la segretezza delle informazioni aziendali;
• affidare la certificazione relativa alla consistenza giuridica del Know How a un Consulente in Proprietà Industriale o ad una Associazione/Ente Terzo di comprovata affidabilità e prestigio in materia. Tale certificazione, sempre nell’ottica di recepimento delle Raccomandazioni OCSE, dovrebbe diventare obbligatoria con la Legge di Stabilità 2016, quindi a far data dal 1 luglio 2016.

Esclusioni

In base all’art. 6 del DM 28 luglio 2015 sono esclusi dalle agevolazioni sia i marchi di fatto, sia le cc.dd. banche dati, in quanto non collocabili nell’alveo dei software proteggibili con il diritto d’autore. Anche i nomi a dominio, salvo interpretazioni estensive della norma, non sono inclusi nel Patent Box.

A chi si applica

Le agevolazioni si applicheranno a qualsiasi titolare di reddito di impresa che effettui attività di ricerca e sviluppo, senza che rilevino il titolo giuridico sulla base del quale avviene l’utilizzo dell’IP agevolabile (ad esempio titolare del bene o licenziatario), la forma giuridica adottata, le dimensioni di impresa.

Possono esercitare l’opzione anche i soggetti non residenti nel territorio italiano con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché residenti in Paesi con i quali sono in vigore accordi per evitare la doppia imposizione e che garantiscano l’effettività dello scambio di informazioni.

Da notare l’ampliamento della norma in sede di conversione rispetto all’originario testo contenuto nella legge di stabilità, nel senso che è stata data rilevanza anche ai contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

La concessione delle agevolazioni è comunque condizionata all’esercizio da parte dell’impresa di attività di R&S. E’ altresì chiarito (art. 8 DM) che per attività di R&S deve intendersi:

• la ricerca fondamentale, ossia i lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e nel design;
• la ricerca applicata, ossia la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti o processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; le attività destinate alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi o servizi, i test, le prove e le sperimentazioni, la costruzione di prototipi e campioni, i test di convalida dei prodotti, la realizzazione di impianti e servizi a tale fine necessari;
• il design, ossia le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, le attività di sviluppo dei marchi;
• l’ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright;
• le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi, anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la loro protezione, le attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione, la contrattualistica;
• le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, contribuendo alla conoscenza, affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi del design o di altri materiali proteggibili.

Esclusioni

• redditi percepiti da inventori, che sono assimilati a redditi da lavoro autonomo;
• redditi percepiti da società semplici;
• i profitti non realizzati nell’ambito dello svolgimento di attività di impresa;
• imprese soggette a procedure di liquidazione, fallimento o amministrazione straordinaria, trattandosi di soggetti per i quali vigono criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari ed essendo comunque le relative procedure finalizzate alla cessazione dell’attività di impresa.

Avv. Massimiliano Patrini