Registrare la forma di un prodotto

Tra le sentenze più significative, ricordiamo quelle relative a:

• forme di pasticche rettangolari depositate come marchio per distinguere detersivi (Procter & Gamble, Trib., 2001, vari casi)
• motivi costituiti da piccoli tratti ripetuti all'infinito sulla superficie di una lastra di vetro per contraddistinguere vetri (Glaverbel, sent. Trib., 9.10.2002)
• forme di sigaro di colore bruno e di lingotto d'oro per contraddistinguere cioccolato (Axions, sent. Trib., 30.4.2003)
• forma di pasticche ovoidali per lavastoviglie per contraddistinguere detersivi (Unilever, sent. Trib. 5.3.2003)
• forme di sacchetti che stanno in piedi come confezione per bevande (Deutsche SiSi, sent. Trib., 24.11.2004)
• confezioni a forma di carena di imbarcazione per contraddistinguere formaggi (Frischpak, sent. Trib., 23.11.2004)
• forme di caramella per contraddistinguere caramelle (August Stork, sent. Trib., 10.11.2004)
• bottiglie a collo lungo con fetta di limone per birra (Eurocermex, sent. Trib., 29.4.2004)
• forme di lampada tascabile cilindriche (Mag Instrument, sent. Corte, 7.10.2004)
• forme di pasticche rettangolari bicolori per contraddistinguere detersivi (Henkel, sent. Corte, 29.4.2004).

In tutti questi casi, come detto, i giudici comunitari hanno riscontrato la carenza del carattere distintivo, e si sono quindi pronunciati contro la registrabilità del marchio. Pertanto, le imprese che intendono depositare marchi di forma del prodotto dovranno, innanzitutto, prestare attenzione ad ideare forme dotate di carattere distintivo.

Per giurisprudenza costante dei giudici comunitari, una forma presenta un carattere distintivo se permette di distinguere i prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio da quelli di altre imprese. In particolare, la Corte di giustizia ha chiarito che quanto più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio si differenzia dalla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto, tanto più è verosimile che tale forma sia dotata di carattere distintivo (Henkel, sent. Corte 29.4.2004).
Sarà quindi più probabile ottenere la registrazione della forma di un prodotto come marchio quando essa si differenzi dall'aspetto comune del prodotto o della confezione, tenuto conto della percezione del consumatore.

Questa conclusione è confermata da alcuni casi nei quali i giudici comunitari si sono pronunciati a favore della registrabilità di marchi di forma.
Nel caso Daimler Chrysler (sent. trib., 6.3.2003) si è ritenuto che la forma di una calandra di veicolo fosse dotata di carattere distintivo e registrabile come marchio, poiché la calandra è divenuta un elemento essenziale dell'aspetto dei veicoli e della differenziazione tra i modelli esistenti sul mercato realizzati dai vari costruttori, e la calandra in questione non era di aspetto usuale.
Analogamente, nel caso Nestlé Waters France (sent. trib. 3.12.2003) si è ritenuto che la forma di una bottiglia con stella in rilievo e tappo blù fosse dotata di carattere distintivo a causa del suo aspetto particolare d'insieme.
Così anche nel caso Henkel (sent. trib., 24.11.2004), relativo alla forma insolita di un flacone bianco e trasparente depositato come marchio comunitario per sapone e profumi.

Se è vero che la giurisprudenza sui marchi di forma comunitari si è concentrata essenzialmente sulla presenza o meno del carattere distintivo del marchio, è opportuno ricordare che questo non costituisce l'unico requisito di registrabilità.
L'art. 7 del regolamento 40/94 CE sul marchio comunitario prevede, infatti, che il marchio non possa essere registrato ove si tratti di un segno:

• non idoneo a costituire un marchio
• privo di carattere distintivo, o esclusivamente descrittivo del prodotto o del servizio, ovvero d'uso comune nel linguaggio o nelle consuetudini commerciali; salvo, nei casi che precedono, che abbia acquistato distintività in seguito all'uso
• costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto, o necessaria per ottenere un effetto tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

I medesimi impedimenti sopra citati, relativi ai marchi comunitari, sono previsti anche dalla direttiva n° 89/104/CE, che ha ravvicinato le normative dei paesi dell'Unione Europea applicabili ai marchi nazionali.
In tale contesto, la Corte di giustizia, nell'interpretare in via pregiudizale la direttiva n° 89/104/CE, si è soffermata con due importanti sentenze sull'impedimento costituito dalla "forma necessaria per ottenere un effetto tecnico", peraltro specifico proprio dei marchi di forma, nei casi Philips/Remington (sent Corte 18.6.2002) avente per oggetto il deposito come marchio della forma delle tre testine del rasoio Philips e, rispettivamente, Linde – Winward - Rado (sent. Corte 8.4.2003) relativo al deposito come marchio della forma di macchine agricole (Linde), lampade tascabili (Winward) e orologi da polso (Rado).
In particolare, nel caso Philips, la Corte ha chiarito che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non è registrabile come marchio se le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico.

La norma persegue una finalità di interesse pubblico, essendo diretta ad evitare che la tutela del diritto di marchio si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio di un'impresa da quelli offerti da altre imprese (funzione distintiva del marchio), erigendosi ad ostacolo alla facoltà dei terzi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio.
In altri termini, le forme esclusivamente funzionali non sono tutelabili come marchio ma, eventualmente, ricorrendone i presupposti legali, come brevetti o modelli di utilità.

In conclusione, la tutela della forma dei prodotti e delle confezioni tramite i marchi costituisce un motivo di crescente interesse per le imprese. I casi sopra esposti dimostrano che, nel processo decisionale che porta alla creazione ed al deposito del marchio comunitario (così come di un marchio nazionale), è opportuno tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che si sta gradualmente formando a livello comunitario, per orientare la scelta del segno oggetto del marchio verso quelle forme che possano presentare maggiori possibilità di protezione.

Claudio Costa