11 giugno 2014

Domanda di marchio (UIBM): cambia la prassi per compilare l’elenco prodotti e servizi

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Dal 20 maggio 2014 sono operative in Italia le nuove modalità di elencazione di prodotti e servizi  in conformità con i principi della sentenza IP Translator della Corte di Giustizia e con le relative Comunicazioni Comuni degli Uffici dell’Unione Europea.

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A seguito di un’importante sentenza della Corte di Giustizia, emessa nella causa C-307/2010 cd. IP Translator, la prassi di tutti gli Uffici marchi dell’Unione Europea è stata modificata ed è stata raccomandata una convergenza sull’interpretazione delle indicazioni generali presenti nelle intestazioni delle classi della Classificazione di Nizza, fermi comunque restando i vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e dalle decisioni dei giudici nazionali (nonché da precedenti comunicazioni ufficiali).

In sostanza tale sentenza ha stabilito tre fondamentali principi in tema di classificazione:

  1. i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la tutela mediante il marchio devono essere indentificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio
  2. non è vietata l’indicazione generale dell’intestazione della classe della Classificazione di Nizza purché sia sufficientemente chiara e precisa
  3. chi richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui all’intestazione di una classe della Classificazione di Nizza deve precisare se la domanda di registrazione è intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo alcuni. In questo ultimo caso, il richiedente doveva indicare, mediante un’espressa dichiarazione, di voler ottenere la protezione per tutti i prodotti o servizi appartenenti alla classe depositata.

Sono quindi state emanate dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, deputato alla concessione dei marchi comunitari) una serie di Comunicazioni Comuni che hanno fornito in pratica i  criteri di uniformità sollecitati dalla Corte di Giustizia.

Comunicazioni Comuni

La prima Comunicazione, pubblicata il 3.05.2013 (poi aggiornata il 20.02.2014), ha stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe – ad esempio classe 25, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria – non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti o servizi di tale classe, ma sono interpretati in senso letterale.

Pertanto dal 20 maggio 2014 l’UIBM non accetterà più la dichiarazione del titolare che accompagnava il titolo della classe, quella cioè mediante la quale si chiedeva di estendere la protezione a tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe, e per i nuovi depositi sarà necessario procedere ad un’elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti.

Nella Comunicazione n. 2, pubblicata il 20.11.2013 (poi aggiornata il 20.02.2014), sono state individuate 11 indicazioni di prodotti e servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di esser meglio specificate per essere in linea con i requisiti di chiarezza e precisione di cui alla sentenza IP Translator.

Qualora si utilizzassero le vecchie indicazioni senza specifiche, l’Ufficio emetterà un rilievo in sede d’esame. Si tratta in particolare di

  • classe 6, prodotti metallici non compresi in altre classi
  • classe 7, macchine
  • classe 14, prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi
  • classe 16, prodotti in tali materie non compresi in altre classi
  • classe 17, prodotti in tali materie non compresi in altre classi [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica]
  • classe 18, articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi
  • classe 20, prodotti non compresi in altre classi, legno, sughero, canna, giungo, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche
  • classe 37, riparazione, servizi di installazione
  • classe 41, trattamento di materiali
  • classe 45, servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali”.

La Comunicazione n. 3, pubblicata sempre il 20.02.2014, ha invece illustrato i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise.

Conseguenze pratiche per le nuove domande depositate in Italia

Con circolare no. 67746 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state fornite le seguenti indicazioni.

Ogni deposito dovrà contenere l’indicazione analitica dei beni e/o servizi che si intendono proteggere, preceduta dal numero della classe. Indicare il titolo della classe comporterà la protezione solo ed esclusivamente per i prodotti o servizi di cui al significato letterale dei termini e non sarà più ammessa la possibilità di allargare la protezione ricorrendo alla dichiarazione standard di volontà di proteggere tutti i prodotti o servizi della lista alfabetica della classe richiesta.

Per le domande in cui siano riportate una o più delle 11 indicazioni considerate generiche (vedasi quelle sopra elencate, ad esempio classe 7 “macchine” o classe 37 “riparazione”), oltre al criterio dell’interpretazione letterale, sarà richiesto di sostituire l’indicazione con altra che risponda ai requisiti di chiarezza e precisione affinché la domanda venga accettata.

Domande per prodotti o servizi non rinvenibili in una delle classi della Classificazione di Nizza

In questi casi (ad esempio “amministrazione di condominio”), dovranno essere consultate, come guida nella scelta della classe pertinente, le banche TM Class o G&S Manager messe a disposizione rispettivamente da UAMI e WIPO. Nel caso in cui il termine fosse del tutto nuovo e non presente in tali banche dati, si potrà ricorrere al criterio del prodotto o servizio più assimilabile a quello di interesse.

E’ chiaro che indicare in modo analitico i beni e servizi che si intendono proteggere comporta delle difficoltà dal punto di vista pratico e ciò in quanto i moduli deposito telematico e cartaceo non prevedevano uno spazio sufficiente per tutti i prodotti o servizi.

Una successiva comunicazione dell’UIMB (datata 16.05.2014) ha quindi chiarito che:

  • per i depositi telematici, dovrà essere presentato un nuovo allegato in formato PDF recante un determinato codice identificativo e contenente la descrizione “Elenco prodotti e servizi”
  • mentre per i depositi cartacei si dovrà compilare il campo “annotazioni speciali” e nel riquadro L1 indicare la dicitura “si allega elenco prodotti e servizi di n. pagina/e”.

L’allegato file PDF del telematico avrà la firma digitale del richiedente/rappresentante e il bollo sarà assolto in  modo virtuale; l’elenco cartaceo non dovrà superare le 25 righe e sarà soggetto all’imposta di bollo come segue: per i primi due fogli dell’elenco, l’imposta è assolta con il bollo di cui al modulo C, di seguito ogni quattro fogli. L’elenco dovrà essere prodotto in originale e due copie del verbale.

Protezione per i marchi depositati prima della sentenza IP Translator e contenenti le indicazioni generali per le intestazioni delle classi

Gli Uffici dei Paesi dell’Unione Europea hanno fornito delle risposte diverse ma, quanto all’Italia, il marchio contenente le intestazioni della Classificazione di Nizza verrà interpretato come se coprisse tutti i prodotti e servizi della classe.

In altri casi (ad esempio Austria, Francia, Regno Unito) è stato stabilito che i termini delle intestazioni delle classi devono essere interpretati letteralmente o (ad esempio Finlandia, Romania, Ungheria) che le intestazioni delle classi coprono il senso letterale delle stesse indicazioni oltre all’elenco alfabetico in vigore al momento del deposito della domanda.

E in caso di rinnovo del marchio italiano? E’ rimasta valida la precedente procedura e quindi dovrà essere riportato il numero della classe, ma non la specifica dei prodotti e/o servizi. Solo se ci sono delle limitazioni, dovranno essere indicati i prodotti e/o servizi che non si intende continuare a proteggere e che quindi saranno rinunciati.

Angela Zampetti

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