12 novembre 2014

L'importanza del domain name e le procedure di riassegnazione

di lettura

Un approfondimento per conoscere i principi fondamentali dei nomi a dominio e delle procedure di riassegnazione al fine di evitare lunghe e costose controversie giudiziarie.

Il domain name è un espediente tecnico per indicare, in termini user friendly, l'indirizzo di un sito internet nel world wide web, che altrimenti sarebbe costituito da una serie incomprensibile di numeri. Ad un nome a dominio corrisponde una sola sequenza di numeri e viceversa. L'ultima parte del domain name – ve ne sono moltissimi e ne escono sempre di nuovi - indica il paese o altre caratteristiche del titolare, del prodotto o servizio (.it, .eu, .usa, .com, .net, .org). Il suffisso .it indica la provenienza italiana.

L’importanza del domain name

Il fiorire dell’economia digitale e la possibilità di utilizzare lettere combinate con numeri ed altri segni speciali permette di ottenere nomi a dominio dotati di fortissimo impatto commerciale, tanto da essere paragonabili, come importanza, ai marchi di impresa.

Sono apparsi sin da subito soggetti senza scrupoli che, sfruttando le falle del sistema, utilizzano a fini di profitto domain names uguali, simili o, comunque, confondibili con i nomi a dominio o i marchi dei legittimi titolari. Oppure si accaparrano i domain names al fine di tentare di venderli ai malcapitati titolari dei relativi marchi ad un prezzo elevato. In altri casi si tratta semplicemente di un concorrente che vuole danneggiare la controparte "occupando" il domain name, senza neppure usarlo. Nel cosiddetto cybersquatting – l'occupazione abusiva di uno spazio digitale - rientra anche lo sfruttamento degli errori di battitura fatti dal navigatore per indirizzare lo stesso verso un sito diverso da quello che voleva raggiungere, grazie all’ "aggancio" con un sito noto (typosquatting).

Dopo iniziali incertezze la giurisprudenza e poi la legge (in Italia, il Codice della Proprietà Industriale) sono arrivate ad equiparare quasi pienamente il domain name al marchio, anche sul piano della tutela. Queste pratiche sono sanzionate dai tribunali degli Stati a vario titolo ma il ricorso al giudice ha, come è noto, costi alti, tempi lunghi e, in alcune nazioni, esiti assolutamente incerti. Si pensi per esempio, nel caso il cybersquatter sia un soggetto cinese o statunitense, ai costi di un contenzioso in Cina o negli USA.

Gli enti che si occupano di attribuire a livello planetario - e, quindi, anche italiano - i nomi a dominio hanno adottato vari accorgimenti per evitare che in sede di assegnazione il nome scelto non sia utilizzato in modo da ledere diritti di marchio di terzi. Capita per alcuni domini che ai titolari dei marchi venga concesso un periodo di grazia per registrare con priorità il nome a dominio relativo (sunrise period). Oppure, qualora ciò sia già avvenuto, vi sono procedure attivabili dai legittimi titolari dei marchi per ottenere la riassegnazione, o la cancellazione, del nome a dominio conteso.

Le procedure di riassegnazione

Le procedure di rassegnazione, attivate presso speciali enti, sono ritenute di natura "amministrativa": non fanno venir meno la possibilità, in alternativa, di promuovere un giudizio avanti l’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la riassegnazione del nome a dominio conteso.

Di seguito saranno trattate le sole procedure di riassegnazione dei nomi a dominio le quali, peraltro, risultano essere molto utilizzate grazie all’aumento dei nomi a dominio disponibili ed alla penetrazione di Internet anche in paesi come Cina, India, Brasile, Russia.

Gli enti preposti

Le regole delle procedure di rassegnazione sono state create dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente internazionale che gestisce Internet, con l’ausilio dell'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per i domain names generici. Lievemente diverse sono le regole per tali procedure nei diversi paesi per i domini con estensione territoriale.

E’ importante capire presso quale ente attivare la procedura di rassegnazione e questo dipende dal suffisso finale del nome a dominio. Per le seguenti estensioni .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel., dette generiche, è competente l’apposito ente costituito presso l’OMPI (in inglese, WIPO) raggiungibile sul sito WIPO.

In tale sito è reperibile anche un database con i links relativi alle singole estensioni nazionali. Per l’estensione geografica .it, relativa all’Italia, la procedura sarà quella istituita conformemente alle regole del Registro.

Semplicità della procedura

La procedura è semplice e veloce. Basti pensare che le parti e l’ente competente si scambiano gli atti via e-mail. Il titolare del marchio può ottenere la rassegnazione sulla base delle presenza contemporanea di tutti i seguenti presupposti:

  • il domain name è identico o simile al marchio, o altro segno distintivo, del titolare
  • l’attuale titolare del nome a dominio non ha diritti sul domain name oggetto della procedura
  • il nome a dominio è stato registrato e utilizzato in malafede.

Se ricorrono tutte queste condizioni è opportuno presentare all’ente competente un ricorso motivato completo di documenti, previo pagamento dei costi della procedura. La controparte potrà depositare una memoria difensiva con i relativi documenti. Successivamente verrà nominato il/i soggetto/i chiamato/i a decidere la controversia. L’ente preposto nomina un legal case manager che, svolgendo mansioni di segreteria e coordinamento, si frappone tra le parti e gli arbitri che giudicheranno se sussistono i presupposti per concedere la riassegnazione o, se prevista, la cancellazione del domain name.

I costi non sono elevati e variano a seconda che il collegio arbitrale sia composto da 1 o 3 arbitri. Un collegio formato da 3 arbitri assicura una maggiore ponderazione di giudizio ed è sicuramente da preferire nei casi più importanti o dubbi. L’assistenza di un legale specializzato non è obbligatoria, ma è consigliabile. Le decisioni vengono pubblicate sul sito web dell’ente preposto nel giro di pochi mesi dall’inizio della procedura. Chi è risultato soccombente nella procedura di riassegnazione può adire l'autorità giudiziaria o, se ne ricorrono le condizioni, può ricorrere all’arbitrato per ottenere una pronuncia circa la titolarità del nome a dominio.

Conclusioni

In conclusione, in caso di cybersquatting, per ottenere il domain name corrispondente al proprio marchio l’azienda ha tre strade:

  • intavolare una trattativa con il cybersquatter per comprare il nome a dominio
  • iniziare una procedura di riassegnazione o
  • adire il giudice ordinario.

Il metodo migliore per evitare di essere costretti a tutelare, in via successiva, il proprio domain name è quello di agire in prevenzione registrandolo prima di eventuali soggetti malintenzionati, dato che il costo della assegnazione di un nome a dominio è estremamente contenuto.

L’azienda che intende esportare all’estero deve premunirsi di richiedere l’assegnazione dei domain names corrispondenti ai propri marchi ed alla propria denominazione sociale non solo in caratteri latini ma anche, se disponibili, in arabo, cirillico e con ideogrammi sia cinesi che giapponesi, a seconda dei mercati di riferimento sui quali intende operare.

Andrea Antognini

Tag dell'informativa

Altre tematiche
Voto UE sul nuovo regolamento imballaggi (PPWR)
1 dicembre 2023 Voto UE sul nuovo regolamento imballaggi (PPWR)
La revisione del mercato europeo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è essenziale per la competitività e l'innovazione europea e per allineare ambizioni ambientali e realtà industriale.
Come progettare un piano efficace di vendite all’estero?
24 novembre 2023 Come progettare un piano efficace di vendite all’estero?
Il piano di export deve definire: mercati-obiettivo, canali distributivi, segmentazione clienti locali, promozione dell’offerta pensata per canali / buyer persona.
Infoexport: spedizione via mare Italia - USA
19 novembre 2023 Infoexport: spedizione via mare Italia - USA
Che modalità  di trasporto conviene utilizzare per spedire negli Stati Uniti e in Canada 1.000 forni a pellet  (peso di 30 kg), considerando anche la successiva consegna ai clienti?
Interventi a favore delle imprese toscane colpite dall’alluvione
7 novembre 2023 Interventi a favore delle imprese toscane colpite dall’alluvione
Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha coinvolto Cdp, Ice, Simest e Sace per predisporre un intervento a favore delle aziende vittime del maltempo in Toscana.
Shop Circle raccoglie $120 milioni e costruisce il futuro dell’e-commerce
17 ottobre 2023 Shop Circle raccoglie $120 milioni e costruisce il futuro dell’e-commerce
Shop Circle è una società tecnologica italo-inglese leader nello sviluppo e commercializzazione di app per gli operatori dell’e-commerce.
Emilia Romagna: ristori per perdita di reddito per le imprese colpite dalle alluvioni
15 ottobre 2023 Emilia Romagna: ristori per perdita di reddito per le imprese colpite dalle alluvioni
SIMEST gestirà una nuova misura per le imprese esportatrici delle aree colpite dalle alluvioni dello scorso maggio per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (all. 1 del DL 61/2023).
Il catalogo per l’export: sempre più flessibile e personalizzato
28 settembre 2023 Il catalogo per l’export: sempre più flessibile e personalizzato
Il catalogo da strumento di informazione complessiva si è trasformato in una leva di vendita mirata e portatrice di informazioni aggiuntive.
SIMEST: al via la nuova finanza agevolata del Fondo 394
11 agosto 2023 SIMEST: al via la nuova finanza agevolata del Fondo 394
Il Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finanzia gli investimenti dedicati alla crescita estera delle imprese italiane.
Container Port Performance Index 2022
13 giugno 2023 Container Port Performance Index 2022
Il report pubblicato da Banca Mondiale e S&P Global Market Intelligence è dedicato al Container Port Performance Index (CPPI) che confronta il tempo di permanenza delle navi porta container nei principali porti internazionali.
SIMEST: Misure per le imprese esportatrici dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione
9 giugno 2023 SIMEST: Misure per le imprese esportatrici dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione
La misura a sostegno delle imprese esportatrici dei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023 prevede contributi a fondo perduto a copertura dei danni materiali subiti e finanziamenti agevolati.