12 novembre 2014

L'importanza del domain name e le procedure di riassegnazione

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Un approfondimento per conoscere i principi fondamentali dei nomi a dominio e delle procedure di riassegnazione al fine di evitare lunghe e costose controversie giudiziarie.

Il domain name è un espediente tecnico per indicare, in termini user friendly, l'indirizzo di un sito internet nel world wide web, che altrimenti sarebbe costituito da una serie incomprensibile di numeri. Ad un nome a dominio corrisponde una sola sequenza di numeri e viceversa. L'ultima parte del domain name – ve ne sono moltissimi e ne escono sempre di nuovi - indica il paese o altre caratteristiche del titolare, del prodotto o servizio (.it, .eu, .usa, .com, .net, .org). Il suffisso .it indica la provenienza italiana.

L’importanza del domain name

Il fiorire dell’economia digitale e la possibilità di utilizzare lettere combinate con numeri ed altri segni speciali permette di ottenere nomi a dominio dotati di fortissimo impatto commerciale, tanto da essere paragonabili, come importanza, ai marchi di impresa.

Sono apparsi sin da subito soggetti senza scrupoli che, sfruttando le falle del sistema, utilizzano a fini di profitto domain names uguali, simili o, comunque, confondibili con i nomi a dominio o i marchi dei legittimi titolari. Oppure si accaparrano i domain names al fine di tentare di venderli ai malcapitati titolari dei relativi marchi ad un prezzo elevato. In altri casi si tratta semplicemente di un concorrente che vuole danneggiare la controparte "occupando" il domain name, senza neppure usarlo. Nel cosiddetto cybersquatting – l'occupazione abusiva di uno spazio digitale - rientra anche lo sfruttamento degli errori di battitura fatti dal navigatore per indirizzare lo stesso verso un sito diverso da quello che voleva raggiungere, grazie all’ "aggancio" con un sito noto (typosquatting).

Dopo iniziali incertezze la giurisprudenza e poi la legge (in Italia, il Codice della Proprietà Industriale) sono arrivate ad equiparare quasi pienamente il domain name al marchio, anche sul piano della tutela. Queste pratiche sono sanzionate dai tribunali degli Stati a vario titolo ma il ricorso al giudice ha, come è noto, costi alti, tempi lunghi e, in alcune nazioni, esiti assolutamente incerti. Si pensi per esempio, nel caso il cybersquatter sia un soggetto cinese o statunitense, ai costi di un contenzioso in Cina o negli USA.

Gli enti che si occupano di attribuire a livello planetario - e, quindi, anche italiano - i nomi a dominio hanno adottato vari accorgimenti per evitare che in sede di assegnazione il nome scelto non sia utilizzato in modo da ledere diritti di marchio di terzi. Capita per alcuni domini che ai titolari dei marchi venga concesso un periodo di grazia per registrare con priorità il nome a dominio relativo (sunrise period). Oppure, qualora ciò sia già avvenuto, vi sono procedure attivabili dai legittimi titolari dei marchi per ottenere la riassegnazione, o la cancellazione, del nome a dominio conteso.

Le procedure di riassegnazione

Le procedure di rassegnazione, attivate presso speciali enti, sono ritenute di natura "amministrativa": non fanno venir meno la possibilità, in alternativa, di promuovere un giudizio avanti l’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la riassegnazione del nome a dominio conteso.

Di seguito saranno trattate le sole procedure di riassegnazione dei nomi a dominio le quali, peraltro, risultano essere molto utilizzate grazie all’aumento dei nomi a dominio disponibili ed alla penetrazione di Internet anche in paesi come Cina, India, Brasile, Russia.

Gli enti preposti

Le regole delle procedure di rassegnazione sono state create dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente internazionale che gestisce Internet, con l’ausilio dell'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per i domain names generici. Lievemente diverse sono le regole per tali procedure nei diversi paesi per i domini con estensione territoriale.

E’ importante capire presso quale ente attivare la procedura di rassegnazione e questo dipende dal suffisso finale del nome a dominio. Per le seguenti estensioni .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel., dette generiche, è competente l’apposito ente costituito presso l’OMPI (in inglese, WIPO) raggiungibile sul sito WIPO.

In tale sito è reperibile anche un database con i links relativi alle singole estensioni nazionali. Per l’estensione geografica .it, relativa all’Italia, la procedura sarà quella istituita conformemente alle regole del Registro.

Semplicità della procedura

La procedura è semplice e veloce. Basti pensare che le parti e l’ente competente si scambiano gli atti via e-mail. Il titolare del marchio può ottenere la rassegnazione sulla base delle presenza contemporanea di tutti i seguenti presupposti:

  • il domain name è identico o simile al marchio, o altro segno distintivo, del titolare
  • l’attuale titolare del nome a dominio non ha diritti sul domain name oggetto della procedura
  • il nome a dominio è stato registrato e utilizzato in malafede.

Se ricorrono tutte queste condizioni è opportuno presentare all’ente competente un ricorso motivato completo di documenti, previo pagamento dei costi della procedura. La controparte potrà depositare una memoria difensiva con i relativi documenti. Successivamente verrà nominato il/i soggetto/i chiamato/i a decidere la controversia. L’ente preposto nomina un legal case manager che, svolgendo mansioni di segreteria e coordinamento, si frappone tra le parti e gli arbitri che giudicheranno se sussistono i presupposti per concedere la riassegnazione o, se prevista, la cancellazione del domain name.

I costi non sono elevati e variano a seconda che il collegio arbitrale sia composto da 1 o 3 arbitri. Un collegio formato da 3 arbitri assicura una maggiore ponderazione di giudizio ed è sicuramente da preferire nei casi più importanti o dubbi. L’assistenza di un legale specializzato non è obbligatoria, ma è consigliabile. Le decisioni vengono pubblicate sul sito web dell’ente preposto nel giro di pochi mesi dall’inizio della procedura. Chi è risultato soccombente nella procedura di riassegnazione può adire l'autorità giudiziaria o, se ne ricorrono le condizioni, può ricorrere all’arbitrato per ottenere una pronuncia circa la titolarità del nome a dominio.

Conclusioni

In conclusione, in caso di cybersquatting, per ottenere il domain name corrispondente al proprio marchio l’azienda ha tre strade:

  • intavolare una trattativa con il cybersquatter per comprare il nome a dominio
  • iniziare una procedura di riassegnazione o
  • adire il giudice ordinario.

Il metodo migliore per evitare di essere costretti a tutelare, in via successiva, il proprio domain name è quello di agire in prevenzione registrandolo prima di eventuali soggetti malintenzionati, dato che il costo della assegnazione di un nome a dominio è estremamente contenuto.

L’azienda che intende esportare all’estero deve premunirsi di richiedere l’assegnazione dei domain names corrispondenti ai propri marchi ed alla propria denominazione sociale non solo in caratteri latini ma anche, se disponibili, in arabo, cirillico e con ideogrammi sia cinesi che giapponesi, a seconda dei mercati di riferimento sui quali intende operare.

Andrea Antognini

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