8 aprile 2015

Contratto di licenza di brevetto e distribuzione in Iran: accorgimenti pratici

di lettura

Un’azienda italiana intende operare in Iran secondo uno schema che prevede dapprima la fornitura ad un partner locale di dispositivi da assemblare e commercializzare e, successivamente, l’approntamento, da parte dello stesso distributore, di una linea di produzione per la fabbricazione dei medesimi dispositivi, utilizzando la tecnologia brevettata ed il know how forniti dal committente.

Il contratto che regola questo rapporto parteciperà dei caratteri della distribuzione, per quanto riguarda la fase di ingresso e avvicinamento al mercato iraniano, e della licenza di brevetto e know how, per quanto riguarda la successiva implementazione della tecnologia da parte del distributore - licenziatario locale.

Nella negoziazione e predisposizione di un contratto di questo tipo, è utile considerare alcuni elementi che passiamo a sintetizzare:

Diritti di proprietà industriale e intellettuale (Legge Brevetti, Design e Marchi del 12 febbraio 2008)

La normativa iraniana, strutturata sul modello delle normative occidentali e convenzionali, prevede il riconoscimento della protezione esclusiva in favore di marchi, modelli, disegni e brevetti per invenzione industriale che siano validamente registrati in Iran; l’utilizzo di diritti IP derivanti dalle procedure di registrazione internazionale è anche possibile, purché i  relativi titoli siano stati effettivamente nazionalizzati in Iran.

I contratti che hanno ad oggetto diritti di proprietà industriale devono essere registrati e pubblicati presso l’Ufficio Nazionale della Proprietà industriale il quale, pur mantenendo confidenziale il contenuto dell’accordo, lo registra pubblicandone gli estremi. Tale registrazione è indispensabile nel caso in cui si intenda far valere gli effetti del contratto nei confronti dei terzi (Art. 50).

Autorizzazioni Governative

Al fine dell’ottenimento di una licenza di fabbricazione sul territorio della Repubblica Islamica dell’Iran può essere necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’Industria, delle Miniere e del Commercio (il c.d. "MIMT"); a tale scopo il Ministero può richiedere anche una copia del contratto di licenza di fabbricazione.
La legislazione iraniana contempla anche una legge che riguarda la Regolamentazione dell’Istituto di standardizzazione e ricerca industriale (c.d. legge "Standard" risalente al 1993); tale normativa impone:

  • standard di fabbricazione obbligatori per un vasto numero di prodotti
  • e richiede che i fabbricanti di tali prodotti vi si conformino per ottenere i relativi certificati da parte dell’Autorità competente che autorizzano all’immissione in commercio.


Nella prassi applicativa al licenziatario iraniano è normalmente richiesto di sottoporre all’Autorità il certificato di registrazione del marchio per il quale opererà, che andrà poi a contraddistinguere i prodotti fabbricati e commercializzati in Iran. Tale disciplina è particolarmente rigorosa nel settore alimentare e farmaceutico. E’ bene, comunque, approfondire il tema nel proprio settore di riferimento e sollevare la questione con la controparte locale affinché si attivi e compia tutte le necessarie verifiche.

Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti, è frequente l’impiego della dicitura "Prodotto su licenza", che non ha natura obbligatoria; è poi usuale che il MIMT chieda di conoscere i dettagli relativi al licenziante, sebbene questi ultimi non debbano necessariamente essere indicati in etichetta.

Corrispettivi

In Iran esistono forti restrizioni alla circolazione di valuta straniera; si tratta quindi di un profilo di estrema importanza per quanto riguarda la regolamentazione dei corrispettivi e dell’incasso delle royalties nel contratto di licenza.

Il vigente sistema sanzionatorio rende pressoché impossibile trasferire direttamente valuta straniera dalle banche iraniane; le società locali utilizzano spesso agenti autorizzati di cambio per il trasferimento di valuta estera. Occorre valutare con attenzione questo aspetto e discutere con il proprio partner la migliore soluzione per effettuare i pagamenti, preferendo, laddove possibile, l’opzione che prevede il versamento anticipato delle somme per ogni anno di durata del contratto.

Occorre, inoltre, tenere presente che in Iran vi sono importanti fluttuazioni sulle valute estere. A tale riguardo si suggerisce di prestare attenzione alle esclusioni di responsabilità per inadempimento del licenziatario determinate dalla c.d."Forza Maggiore", precisando che eventuali provvedimenti restrittivi, aventi ad oggetto la circolazione di valuta estera, se già esistenti, o la svalutazione monetaria, non ricadano in tale nozione.

Per quanto riguarda i profili formali di tenuta delle scritture contabili, la normativa iraniana prevede che queste siano tenute in Farsi; è quindi opportuno che la società straniera richieda una copia fedele di tali scritture in lingua inglese e ciò al fine di facilitare le verifiche e le eventuali ispezioni in relazione ai pagamenti e, in particolare, a quelli delle royalties.

Tassazione

Il pagamento di royalties, i trasferimenti di tecnologia e l’assistenza tecnica sono oggetto di una tassazione specifica, che viene applicata in via presuntiva (Art. 105 comma 2 e Art. 107 Codice di Tassazione diretta) nella misura del 25% su un importo variabile dal 20 al 40% di quanto percepito nell’anno fiscale a titolo di corrispettivo del trasferimento di tecnologia. E’ sempre opportuno chiarire che questo carico fiscale spetterà al licenziatario e che, conseguentemente, il pagamento delle royalties a favore del licenziante dovrà essere al netto di ogni tassa applicabile.

Legge Applicabile

La legge iraniana prevede che il contratto tra una soggetto straniero ed uno locale sia sottoposto ad una legislazione estera (ad esempio alla legge italiana), a condizione che l’accordo sia sottoscritto fuori dal territorio della Repubblica islamica dell’Iran. Dal punto di vista pratico, questo può avvenire anche allorché il contratto sia sottoscritto dalla parte locale in territorio iraniano e dalla parte straniera al di fuori dell’Iran, considerando tale seconda sottoscrizione come atto che conclude tecnicamente, dunque legittimamente sottoposto alla legge dello stato estero.
 

Avv. Massimiliano Patrini
 

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